Marka tecavüzü davalarında zararın miktarı çoğu zaman en tartışmalı kalemdir. Sınai Mülkiyet Kanunu bu tartışmayı, hesabı hak sahibinin seçimine bırakarak çözer:
"Yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden biri ile hesaplanır…" (m.151/2)
Üç yöntem vardır ve aralarındaki fark, aynı dosyada çok farklı rakamlar doğurabilir.
Buna karşılık davalının elinde de güçlü bir savunma vardır: markanın kullanılmadığı def'i.
Tecavüz sayılan dört fiil
m.29/1, marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri sayar:
- (a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı m.7'de belirtilen biçimlerde kullanmak,
- (b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek,
- (c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde; tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak,
- (ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.
🔑 (c) bendindeki bilme unsuru dağıtım zincirini doğrudan ilgilendirir: satıcı, distribütör veya ithalatçı, taklit olduğunu bilmesi gerektiği hâlde ürünü ticaret alanına çıkarmışsa tecavüz sorumluluğu doğar.
(ç) bendi ise lisans ilişkilerine bakar: lisans alanın hakkı izinsiz genişletmesi veya üçüncü kişiye devretmesi de tecavüzdür.
Davalının elindeki savunma: kullanmama def'i
🔴 m.29/2: "19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def'i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır."
Bu, tecavüz davasının seyrini değiştirebilecek bir savunmadır: davalı, davacının markasını kullanmadığını def'i olarak ileri sürebilir ve beş yıllık sürenin hesabında dava tarihi esas alınır.
Marka dosyalarında bu nedenle, dava açmadan önce kullanım delillerinin hazır olup olmadığı ayrıca değerlendirilmelidir.
Beş talep
m.149/1, sınai mülkiyet hakkı tecavüze uğrayan hak sahibinin mahkemeden isteyebileceklerini sayar:
- (a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti,
- (b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi,
- (c) Tecavüz fiillerinin durdurulması,
- (ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini,
- (d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara — ⚠ tecavüze konu ürünler dışındaki diğer ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde — elkonulması.
🔑 (b) bendi dikkat çekicidir: tecavüz henüz gerçekleşmemişse dahi muhtemel tecavüzün önlenmesi istenebilir.
(d) bendindeki kayıt ise ölçülülük getirir: el koyma, işletmenin diğer üretimini durduracak biçimde yapılamaz.
Tazminat: itibar zararı ayrıca istenebilir
m.150/1: sınai mülkiyet hakkına tecavüz sayılan fiilleri işleyen kişiler, hak sahibinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür.
🔑 m.150/2 — itibar tazminatı: hakka konu ürün veya hizmetlerin tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi, bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi yahut uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda sınai mülkiyet hakkının itibarı zarara uğrarsa, bu nedenle ayrıca tazminat istenebilir.
Yani taklit ürünün düşük kalitesi markanın itibarını zedelemişse, bu ayrı bir kalem olarak talep edilir.
m.150/3 — belge sunulması: hak sahibi, tazminat davası açmadan önce delillerin tespiti ya da açılmış davada zarar miktarının belirlenebilmesi için, hakkın kullanılmasıyla ilgili belgelerin tazminat yükümlüsü tarafından mahkemeye sunulmasına karar verilmesini talep edebilir.
Bu hüküm, zarar hesabının karşı tarafın kayıtlarına dayandığı dosyalarda belirleyicidir.
Yoksun kalınan kazanç: üç yöntem, tek seçim
m.151/1: hak sahibinin uğradığı zarar, fiili kaybı ve yoksun kalınan kazancı kapsar.
m.151/2: yoksun kalınan kazanç, zarar gören hak sahibinin seçimine bağlı olarak şu usullerden biriyle hesaplanır:
| Yöntem | İçerik |
|---|---|
| (a) | Tecavüz edenin rekabeti olmasaydı hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir |
| (b) | Tecavüz edenin elde ettiği net kazanç |
| (c) | Tecavüz edenin bu hakkı lisans sözleşmesiyle hukuka uygun kullanmış olsaydı ödemesi gereken lisans bedeli |
m.151/3 — hesapta dikkate alınacaklar: özellikle sınai mülkiyet hakkının ekonomik önemi, tecavüz sırasında hakka ilişkin lisansların sayısı, süresi ve çeşidi, ve ihlalin nitelik ve boyutu gibi etkenler göz önünde tutulur.
🔑 Seçim hakkı davacıdadır ve bu, dava stratejisinin merkezindedir: (b) yöntemi tecavüz edenin defterlerine, (c) yöntemi ise piyasadaki lisans uygulamasına dayanır ve ispat yükü bakımından çok farklı yollardır.
Cezai hükümler: tescil ve şikâyet şartı
m.30, marka tecavüzünün cezai boyutunu düzenler:
- m.30/1: başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi → bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası.
- m.30/2: marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi → bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası.
- m.30/3: yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi → iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası.
- m.30/4: suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
🔴 İki şart bütün fıkralar için geçerlidir:
- m.30/5: "Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye'de tescilli olması şarttır."
- m.30/6: "Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır."
Tescilsiz kullanımda ceza yolu kapalıdır; bu hâlde korumanın dayanağı haksız rekabet hükümleridir. Haksız rekabetin kategorileri ve davaları için haksız rekabet yazımıza bakınız.
Görev, yetki ve zamanaşımı
m.156/1 (22/7/2020 tarihli 7251 sayılı Kanun'la değiştirilmiştir): görevli mahkeme fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi ile fikri ve sınai haklar ceza mahkemesidir.
m.156/2: Kurumun kararlarına karşı açılacak davalarda ve Kurumun kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Kurum aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesidir.
🔑 m.156/3 — yetki: hak sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme; davacının yerleşim yeri veya hukuka aykırı fiilin gerçekleştiği yahut bu fiilin etkilerinin görüldüğü yer mahkemesidir.
Üç seçenekli bu yetki kuralı, özellikle internet üzerinden yapılan satışlarda davacıya belirgin bir hareket alanı verir.
m.157: sınai mülkiyet hakkından doğan özel hukuka ilişkin taleplerde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun zamanaşımına ilişkin hükümleri uygulanır.
Ceza hukuku boyutuyla karıştırmamak
Marka tecavüzü, ürünün taklit edilmesine ilişkin özel bir suç tipidir. Ticari ilişkilerden doğan diğer suçlarla — güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık — karıştırılmamalıdır; bunların ayrımı için güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık yazımıza bakınız.
Bu dosyayı nasıl açıyoruz
İlk çıktımız bir görüşme değil, yazılı bir hukuki değerlendirmedir. Bize şunları gönderirsiniz: marka tescil belgesi ve kapsadığı sınıflar, markanın kullanıldığını gösteren deliller (fatura, ambalaj, reklam, satış kayıtları), tecavüz iddiasına konu ürün veya kullanıma ilişkin örnekler ve satış noktaları, karşı tarafın sıfatı (üretici, ithalatçı, satıcı, lisans alan), ve zarar hesabına esas alınabilecek veriler.
Karşılığında kapsamı önceden belirlenmiş bir çalışma alırsınız: fiilin m.29'daki dört bentten hangisine girdiği ve dağıtım zincirindekiler bakımından (c) bendindeki bilme unsurunun nasıl kurulacağı, m.151/2'deki üç hesap yönteminden hangisinin bu dosyada daha yüksek ve daha kolay ispatlanabilir sonuç vereceği, markanın kötü kullanımı nedeniyle m.150/2 itibar tazminatının gündeme gelip gelmediği, karşı tarafın m.29/2 kullanmama def'ini ileri sürmesi ihtimaline karşı kullanım delillerinin yeterliliği, ceza yolu düşünülüyorsa m.30/5 tescil ve m.30/6 şikâyet şartlarının durumu, ve m.156/3'teki üç yetki seçeneğinden hangisinin tercih edileceği.
Ücretsiz danışma vermiyoruz. Bu dosya türünde ilk saat satış değil kullanım delillerinin ve hesap yönteminin belirlenmesidir; kullanmama def'i, esasa girilmeden dosyanın yönünü değiştirebilir.
Sınırımızı açıkça yazalım: sonucu önceden taahhüt etmiyoruz. Kanun, cezai sorumluluk için markanın Türkiye'de tescilli olmasını şart koşmakta ve suçları şikâyete bağlı kılmaktadır.
